Лицензионный договор: зачем он нужен компании и как его правильно составить

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Лицензионный договор: зачем он нужен компании и как его правильно составить». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Особой разновидностью лицензионного договора является субли­цензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

Стороны лицензионного договора

1. Лицензиар — это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау (патентообладатель; владелец товарного знака; автор топологии интегральной микросхемы; владелец ноу-хау).

2. Лицензиат — это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Условия, которые должны быть отражены в лицензионном договоре

Лицензионный договор должен содержать следующие условия:

• Предмет договора, а именно указание объекта интеллектуальной собственности, возможность распоряжения которым передается по договору.
• Обозначение способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Помните, что лицензиат может использовать передаваемую интеллектуальную собственность только в том объеме, который предусмотрен договором.
• Условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного договора), а также условия безвозмездного пользования объектом интеллектуальной собственности.

Государственная регистрация предоставления права пользования по договору в Роспатенте

предоставление прав использования объектов промышленной собственности или средств индивидуализации по лицензионным и сублицензионным договорам, подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Так нужно ли регистрировать лицензионный договор? Да, при несоблюдении требования о госрегистрации предоставление право использования считается несостоявшимися.

Лицензионные договоры, по которым передаются права на объекты авторского права (в том числе программы ЭВМ, базы данных, литературные произведения и другое) не регистрируются в Роспатенте! Срок регистрации договора составляет 2 месяца.

Несмотря на то, что причиной отказа в регистрации договоров, согласно регламенту Роспатента, могут стать отсутствие необходимого пакета документов или допущение ошибок в их оформлении, на практике часто ведомство отказывает в регистрации по гораздо большему перечню оснований.

Стоит также иметь в виду, что в случае отказа в регистрации лицензионного договора, Роспатент не возвращает заявителю патентную пошлину!

Патентные поверенные и юристы нашего Патентного Бюро имеют многолетний опыт подготовки и сопровождения регистрации лицензионных договоров, а также многие специалисты имеют опыт работы в самом Роспатенте. Перед тем, как подать документы на регистрацию, по запросу клиента мы можем провести подробное изучение сложившейся ситуации, выявить возможные причины отказа в регистрации договора и помочь в их нейтрализации.

Мы можем гарантировать Вам максимально возможный результат реализации проекта по передаче вашей интеллектуальной собственности в рамках договора!

Налогообложение лицензионного договора

В соответствии с Налоговым кодексом РФ реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности и прав их использования на основании лицензии не подлежит налогообложению НДС.

Вместе с тем, если заключается смешанный договор, предметом которого является не только результат интеллектуального труда, тогда льготный налоговый режим не применяется.

Также стоит иметь в виду, что налоговое законодательство рассматривает роялти как объект налогообложения. Это означает, что в случае если стороной в договоре является физическое лицо, то организация-лицензиат возлагает на себя функцию налогового агента. Вознаграждение лицензиар-физическое лицо получит с учетом вычета в размере 13% от суммы дохода.

Виды лицензионных договоров

Лицензионные договоры бывают двух видов: исключительная лицензия и неисключительная.

Исключительная лицензия означает, что такую лицензию получает только один лицензиат, и никто такие же права не получит. Часто такой договор называют «эксклюзивным».

Правообладатель, который дал исключительную лицензию, обязуется не предоставлять другим лицам такие же права, какие он предоставил по этому договору лицензиату, а если предоставит — должен будет обязан возместить убытки лицензиату.

Однако, если правообладатель дал кому-то исключительную лицензию, это еще не значит, что он теперь вовсе не может никому давать больше лицензий. Исключительных лицензий на один объект может быть несколько, если эти лицензии отличаются объемом прав.

Например, можно ограничить пределы действия исключительной лицензии территорией. Владелец товарного знака может продать лицензию одному предпринимателю на территории Иркутска, другому — на территории Тулы, и третьему — на территории Санкт-Петербурга. И у каждого лицензия будет исключительная, поскольку продавец лицензии не сможет дать лицензию на товарный знак другим людям в этих городах.

Правообладатель также может ограничить лицензию по спектру товаров и услуг, например, дать исключительную лицензию одному предпринимателю на пошив брюк, а другому — на производство сумок. Главное, чтобы товары не были однородными между собой, иначе Роспатент может отказать в регистрации лицензии, мотивируя это риском введения потребителей в заблуждение.

Неисключительная лицензия позволяет правообладателю заключать аналогичные договоры с иными лицами, а также без ограничений использовать товарный знак самому. Такой договор еще называют «простая» или «неэксклюзивная» лицензия.

Она подходит, например, в случае контрактного производства, когда несколько разных производителей выпускают продукцию под одним и тем же брендом.

Лицензионный договор в авторском праве обычно предусматривает следующие обязанности лицензиара:

• предоставить право использования произведения, что может включать, в частности, передачу лицензиату материального носителя (экземпляра) произведения.
• воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить использование произведения лицензиатом.
• не заключать лицензионные договоры на использование произведения с другими лицами (при условии исключительной лицензии)

Обязанности лицензиата по лицензионному договору обычно сводятся к следующим:

• уплачивать вознаграждение, предусмотренное договором.
• представлять лицензиару отчеты об использовании произведения. Особенно данная обязанность важна, если лицензионный договор предусматривает вознаграждение лицензиара в форме паушального сбора или роялти.
• не выходить за пределы использования произведения, обозначенные в лицензионном договоре. Однако эта обязанность подразумевается в любом случае и следует из понятия исключительного права в целом.

Виды лицензионных договоров

Существует 2 разновидности лицензионного договора:

1. Простая лицензия (неисключительная). После подписания такого договора лицензиар сохраняет за собой право предоставлять лицензию на коммерческий продукт другим лицам, помимо уже существующих партнеров. Этот вариант соглашения используется чаще.
2. Исключительная лицензия. При таком соглашении правообладатель не имеет возможности выдавать лицензию на объект другим партнерам. Условие действует в течение всего срока договора. Также исключительная лицензия пресекает возможность правообладателя пользоваться продуктом теми же способами, что были разрешены лицензиату. Однако договором может быть предусмотрено иное.

Согласно Патентному Закону РФ договоры о переуступке патентных прав и прав на использование изобретений /лицензионные договоры/ регистрируются в Патентном Ведомстве РФ.

В комплект документов, необходимых для регистрации контракта входят:
-обращение патентообладателя с просьбой о регистрации контракта /в случае, если патентообладателей несколько, оно должно быть подписано всеми без исключения, допускается подписание этого заявления одним или несколькими патентообладателями, но в этом случае от остальных должна быть получена официально доверенность на совершение данного конкретного действия/;
-оригинал охранного документа или решения о его выдаче;
-копия регистрируемого лицензионного контракта или выписка из него. В выписке должны быть приведены все основные составляющие контракта. Финансовые стороны контракта не являются необходимыми для регистрации. Выписка из контракта должна быть заверена нотариально.

Если контракт был заключен и зарегистрирован до того, как был получен патент, патентообладатель должен будет после его получения ещё раз обратиться в Роспатент, для того, чтобы:

— зафиксировать на нем дату регистрации и
регистрационный номер договора;

— квитанции об выплате пошлины.

Как видно, нельзя заключить правомерную лицензионную сделку, пока не получено хотя бы решение о выдаче охранного документа. Вышеприведенный порядок регистрации лицензионного контракта касается только патентной лицензии. В этом случае Роспатент, произведя регистрацию, подтверждает таким образом правомерность заключения сделки и реальность заключенного контракта. Это ещё раз подтверждает большую правовую «надежность» патентной лицензии по сравнению с беспатентной.

Понятие лицензионного договора и предоставляемые документом права

Согласно статье 1235 Гражданского кодекса РФ, лицензионный договор — официальный документ, по которому владелец, например товарного знака, изобретения или промышленного образца (лицензиар), позволяет использовать свою интеллектуальную собственность (лицензию) третьей стороне (лицензиату) за фиксированную плату, перечисляемую в виде разового платежа или периодических выплат, либо за процент от выручки.

С необходимостью регистрации лицензионного договора рано или поздно сталкиваются многие организации и частные лица, особенно:

• ИТ-компании, разрабатывающие программное обеспечение и создающие базы данных;
• теле- и радиовещательные компании, передающие права на трансляцию передач;
• изобретатели и разработчики уникальных технических решений;
• журналисты;
• музыканты;
• писатели;
• владельцы товарных знаков, желающие передать право на их применение третьим лицам, и многие другие.

Заключение и государственная регистрация договора

Инициатива заключить договор может исходить как от лицензиара, так и от лицензиата. Чаще всего инициатором выступает лицензиар, именно он в основном заинтересован в популяризации своего изобретения. Если патент принадлежит одному лицу, то тогда он самостоятельно решает, заключать ли ему лицензионный договор, а также с кем и какого вида. А как быть, если патент принадлежит нескольким лицам? В такой ситуации каждое из этих лиц может самостоятельно использовать охраняемый объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению. Однако при этом он не вправе предоставить на него лицензию третьим лицам (п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ). При этом совладельцы могут заключить между собой соглашение и пользоваться лицензионным правом совместно. Лицензионный договор оформляется в письменном виде и подписывается лицензиаром и лицензиатом. В договоре можно предусмотреть любой срок его действия. Существует лишь одно ограничение: этот срок не должен превышать срок действия патента или лицензии.

В соответствии с п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без такой регистрации он считается недействительным. В Патентном законе РФ говорится о необходимости государственной регистрации, не делая однозначного выбора между явочной и проверочной процедурами. Роспатент выбрал проверочную процедуру. Это подтверждается Правилами государственной регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, утвержденными Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64 (далее — Правила) .

Российская газета. 03.06.2003. N 106. Изменения, внесенные Приказом Роспатента от 11.12.2003 N 163, вступили в силу с 1 января 2004 г. Полное название документа: Приказ Роспатента от 29.04.2003 N 64 (ред. от 11.12.2003) «О Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных» (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003 N 4563).

Основная задача патентного законодательства (и Правила здесь не исключение) состоит в определении оптимальных условий для российских предпринимателей при использовании в хозяйственном обороте высоких технологий, основанных на отечественных запатентованных изобретениях, в создании в России цивилизованного рынка лицензий, стимулировании развития экономики на основе промышленного производства.

Авторский (лицензионный) договор

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 23.09.1992 N 3523-1 «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» (далее — Закон N 3523-1) и Законом N 5351-1 программы для ЭВМ и базы данных являются объектами авторского права, что предопределяет режим их использования. Согласно ст. ст. 30 и 33 Закона N 5351-1 имущественные права на объекты авторского права могут передаваться физическим и юридическим лицам только по авторскому договору о передаче исключительных прав, по авторскому договору о передаче неисключительных прав или по авторскому договору заказа. В соответствии со ст. 11 Закона N 3523-1 имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных могут быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору, за исключением специально оговоренных законом случаев. В ранее действовавшем законодательстве РСФСР об авторском праве (разд. IV ГК РСФСР) понятию «авторский договор» соответствовало понятие «авторский лицензионный договор», а понятию «авторский договор заказа» в основном соответствовало понятие «авторский договор о передаче произведения для использования». По существу понятие «авторский договор» в смысле ст. 30 Закона N 5351-1 эквивалентно понятию «лицензионный договор» в смысле соответствующей статьи Патентного закона РФ.

Цели и задачи лицензионного договора

Законодательство не регулирует вопрос заключения лицензионных договоров напрямую, но на них распространяется действие положений ГК РФ: глава 9 «Сделки» раздела III «Общие положения об обязательствах» и «Общие положения о договоре».

Данный документ содержит элементы торгового контракта, но отличается от него нематериальным характером объекта сделки, сохранением права интеллектуальной собственности за лицензиаром и возможностью «двойного» владения. Пользователь может передать право на применение объекта третьей стороне на условиях сублицензии, если подобная возможность оговорена в контракте с правообладателем. Основная задача, которую позволяют решить сделки в сфере лицензирования, — это недопущение нарушений условий, на которых происходит использование результатов интеллектуального труда.

Объекты лицензионного договора
К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, относятся:

• литературные, художественные и научные труды;
• сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи;
• товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;
• изобретения;
• промышленные образцы;
• географические названия;
• сорта растений и породы животных;
• микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и др.

Важное условие — это платежи. Расчет между сторонами договора производится непосредственно лицензиаром и лицензиатом. Данное условие должно быть отражено в договоре. Регулируется нормами Гражданского законодательства. За предоставление прав использования объекта авторских прав (предмета договора) лицензиатом должен уплачиваться некоторый объем вознаграждения. В том числе:

• вид текущего отчисления — роялти, периодические отчисления, которые, в свою очередь, должны устанавливаться как процентные ставки – к примеру, от суммы продаж лицензируемого произведения; является самым популярным видом;

• вид паушального платежа, то есть фиксированная сумма, указанная в договоре.

• при участии лицензиара в доходах от продаж лицензируемого произведения оплата составляет 10-30%;

• возможна передача акций, облигаций, технической документации, это составляет 5-40% акций.

По общему правилу разрешения могут продаваться, основываясь на лицензионном договоре, где указана информация о виде лицензии, правах использования предмета. Она может быть предоставлена на некоторое время, впоследствии становится недействительной (после истечения срока действия). Например, лицензионный договор на программное обеспечение.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 ноября 2006 г.; одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 декабря 2006 г.; введ. Федер. законом Рос. Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; в ред. Федер. закона от 3 июля 2016 г. № 314-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2006. — № 52, ст. 5496; Рос.газ. – 2096. – 22 дек.
2. О Федеральной службе по интеллектуальной собственности: Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218; в ред. Постановления Правительства РФ от 01 июля 2016 г. № 616 // Рос.газ. – 2012. – 30 мар.; Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2016. – 28, ст. 4741.

Похожие записи:

• Транспортная накладная 2023: скачать бланк, образец заполнения
• Виза в Чехию для россиян в 2022-2023 году цена и сроки изготовления
• Субсидии на улучшение жилищных условий в 2023 году